“Las empresas biotech no son excesivamente activas a la hora de llevar a cabo vigilancia tecnológica de la propiedad industrial de competidores”

Hoy en día, Alconada es socio del Departamento de Biotecnología y Ciencias de la Vida en ABG Intellectual Property, una firma especializada en Propiedad Industrial e Intelectual líder en Europa que es, además, aliada de AseBio. En esta entrevista nos muestra su punto de vista sobre la protección de la propiedad industrial de este campo científico.

1   ¿Cómo calificaría usted la relación actual de las empresas biotech españolas con la propiedad industrial? ¿en qué medida utilizan el sistema de propiedad industrial (IP) y con qué resultados?

Al igual que ocurre en otros sectores de la industria, la mayor parte de empresas biotech en España son PYMEs. En mi experiencia, a pesar de su pequeño tamaño, la mayor parte de las empresas biotech son perfectamente conscientes del valor que les aporta el contar con una buena estrategia de protección de su propiedad industrial, bien por la vía de la patente o bien por la vía del secreto empresarial. En general, al tratarse de PYMEs, no suelen contar con personal especializado en IP, por lo que la gestión de la cartera de IP se externaliza a agencias de la propiedad industrial. 

Por el contrario, en mi opinión, las empresas biotech no son excesivamente activas a la hora de llevar a cabo vigilancia tecnológica de la IP de competidores. Esto implica que, en muchos casos, cuando se identifica que existen patentes de terceros que pueden suponer una limitación a su actividad comercial, o bien es demasiado tarde para iniciar procedimientos que permitan impedir la concesión de la patente del competidor de manera económica, o bien han recibido ya una notificación de la empresa titular de la patente invitando a cesar en la actividad supuestamente infractora. Esto puede suponer un perjuicio económico que se podría haber evitado de haber identificado con anterioridad la existencia de los derechos de terceros.

Por tanto, mi recomendación sería el fortalecer las actividades de vigilancia tecnológica y actuar de manera más proactiva cuando se identifican derechos de terceros o incluso expectativas de derechos de terceros, intentando invalidar esos derechos o impedir que los derechos lleguen a consolidarse. Tanto la vigilancia tecnológica como las acciones encaminadas a invalidar derechos de terceros son servicios que proporcionan las agencias de la propiedad industrial, por lo que están al alcance de empresas que no tengan personal especializado en IP.

Patentar en varios países

2.    Los requisitos para obtener una patente para una invención biotecnológica varían en función de las jurisdicciones en las que se pretende obtener la protección. ¿Cómo afecta esto a las empresas del sector a la hora de elaborar su estrategia de Propiedad Industrial? ¿qué deben tener en cuenta?

Las diferencias en cuanto a la hora de evaluar patentes en el ámbito de la biotecnología en distintas jurisdicciones es un factor decisivo en el momento de iniciar la protección por patente. En general, el proceso de protección comienza por la presentación de una única solicitud que, posteriormente servirá de base para la protección de la invención en todos los territorios de interés miembros de acuerdos internacionales de reconocimiento mutuo en materia de patentes. Esto implica que esa primera solicitud prioritaria tiene que tener en cuenta no solo los requisitos de patentabilidad del territorio en donde se presenta, sino que debe incluir todo lo necesario para poder defenderse con éxito en los territorios donde a priori interese obtener protección.

Otra cuestión importante es que distintas oficinas de patentes tienen requisitos más o menos estrictos a la hora de evaluar qué tipo de soporte experimental es necesario para otorgar una determinada protección. Esta variabilidad de criterios es importante ya que condiciona la elección del momento en el que se presenta la solicitud de patente, puesto que si se presenta sin suficiente soporte experimental, podría ser rechazada en aquellas oficinas que aplican criterios estrictos a la hora de examinar el soporte, mientras que si se espera a tener datos experimentales más sólidos y así afrontar con éxito el examen por parte de las oficinas que aplican criterios más estrictos, nos arriesgamos a que se produzcan divulgaciones previas a la presentación de la solicitud que impidan la protección por patente, incluso en aquellos territorios que no aplican criterios tan estrictos y en los que se podría haber obtenido protección de haberse presentado la solicitud antes con menor soporte experimental.

3.    ¿Cuáles son los países/jurisdicciones en los que las biotech españolas buscan protección? ¿Cuál es la ruta/estrategia que recomienda (PCT, EP,…)?

En general, cuando interesa obtener protección en varias jurisdicciones, la ruta recomendada pasa por presentar una solicitud internacional o PCT. Se trata de un tipo de solicitud que se puede considerar como una solicitud nacional en cada uno de los países u organizaciones internacionales que forman parte de este tratado (156 países en abril de 2022). De esta forma, se pueden diferir durante varios meses los costes asociados con la tramitación en múltiples jurisdicciones (tasas y traducciones principalmente). 

Normalmente, la solicitud PCT viene precedida por una solicitud nacional o regional, que sirve de base para obtener un derecho a la prioridad y que permite obtener una opinión preliminar de la oficina nacional/regional en donde se presenta dicha primera solicitud que nos sirve para mejorar la solicitud en el momento de presentar la solicitud PCT.

Evolución de la patentabilidad en biotecnología

4.    Definir el límite entre lo que son “invenciones” y lo que son “descubrimientos” ha sido y es uno de los grandes debates acerca de la patentabilidad en biotecnología. ¿En qué punto se encuentra esta cuestión en la actualidad en Europa? ¿ha habido alguna novedad reseñable? 

La distinción entre invención y descubrimiento es esencial en todos los campos de la técnica ya que mientras que una invención puede ser objeto de protección por patente, el Convenio de la Patente Europea considera que los descubrimientos no son invenciones, por lo que no pueden protegerse por medio de patente.

En el caso concreto de la biotecnología, las reglas que permiten distinguir entre invenciones y descubrimientos se encuentran en general bien definidas, en particular desde la aprobación por parte de la Unión europea de la Directiva 98/44/CE relativa a la protección jurídica de las invenciones biotecnológicas y a la adopción de la misma por parte de la Organización Europea de Patentes, que la incorporó en el Convenio de la Patente Europea (el texto legal que usa la Oficina Europea de Patentes a la hora de examinar las solicitudes de patente). Al contrario de lo que ocurre, por ejemplo, en el caso de EEUU, no ha habido cambios destacables recientes en cuanto a los criterios aplicables para la distinción entre invenciones y descubrimientos. Esto permite a las empresas el conocer de antemano si sus desarrollos van a poder ser protegidos en Europa por medio de patente, lo que les permite buscar formas alternativas de protección sin necesidad de incurrir en los costes asociados con la redacción y presentación de una solicitud de patente. 

5.    Por otro lado, en los últimos años hemos asistido al imparable auge de la bioinformática. ¿Qué opciones y retos plantea la protección de las invenciones en este ámbito?

Las invenciones en el campo de la bioinformática pueden tener complicaciones adicionales durante el proceso de examen ante las oficinas de patentes puesto que en muchos casos, dependiendo del tipo concreto de invención, se van a evaluar aplicando los criterios establecidos para invenciones implementadas por ordenador. En Europa, la protección por patente de este tipo de invenciones puede ser problemática ya que, en general, los programas de ordenador se consideran materia no patentable, a no ser que se pueda demostrar que el programa de ordenador tiene carácter técnico. 

Por tanto, si el desarrollo de la empresa es un programa de ordenador, e independientemente de que se aplique en el ámbito de las ciencias de la vida o en cualquier otro tipo de campo técnico, es importante asesorarse correctamente de forma que la solicitud de patente se plantee de forma que se pueda evitar incurrir en una exclusión de patentabilidad y, por tanto, perder la opción de obtener protección por medio de patente.